【业务综述】2022年度专利、商标、版权、商业秘密四委知识产权热点问题第五期分享会综述

发布时间：2022年9月26日 作者：版权委 责任编辑：创新委张鹏

2022年9月14日下午，深圳市律协著作权法律专业委员会（简称“版权委”）、专利法律专业委员会（简称“专利委”）主办的2022年度专利、商标、版权、商业秘密四委知识产权热点问题第五期分享会采用线上腾讯会议直播方式举办，邀请了专利法律专业委员会（简称“专利委”）刘刚华律师、商标法律专业委员会（简称“商标委”）邓志豪律师、版权委缪小斌律师以及商业秘密法律专业委员会（简称“商业秘密委”）周小洁律师作为分享嘉宾，由版权委雷周律师担任主持，吸引了90余位律师、实习律师以及对知识产权感兴趣的的人员参与。分享会围绕知识产权行业热点问题展开，包含了诸多有益的研究成果。现对本次分享会内容整理、汇总如下：

 

一、专利委的刘刚华律师以“浅谈知识产权诉讼的抗辩策略”为主题，就代理知识产权案件被告方的律师如何以“原告是否适格”、“权利是否有瑕疵”、“公证是否有瑕疵”、“侵权能否成立”四个方面进行抗辩进行了分享。

（一）原告是否适格？

很多专利诉讼案件中的原告，并非专利的著作权人，而是专利的被许可人或者是受让的专利权，那么就会涉及到几个问题。

其一，授权链条是否清晰。如果授权链条不完整，则会被法院驳回起诉或者驳回诉讼请求。那是否可以补授权呢？实务中，大部分法院会允许原告提交补充的授权文件，但有的法院也不允许。

其二，授权范围的问题。若原告仅受让了诉权，而没有清晰的实体权利的授权，或者原告仅仅获得了普通许可而原权利人没有声明放弃诉权的，则极有可能被法院驳回诉讼请求。

其三，专利权人是否有权针对其受让之前的专利侵权行为提起诉讼？深圳中院某法官认为，原专利权人对于专利权期限内的专利侵权行为是有权提起诉讼的。若其没有明确放弃诉权及相关权益，那么在后通过受让取得权利的专利权人，其享有的权益是在受让之后。因此，对其受让之前的专利侵权行为无权提起诉讼。

若原告不适格，则法院一般会驳回原告的起诉，则被告获得胜诉。因此，这是代理知识产权案件被告方的律师应当首要考虑的问题。

（二）权利是否有瑕疵？

知识产权的权利如果有瑕疵，则诉讼想要获胜是很难的事情。知识产权是否有瑕疵，版权关注原创性，商标强调显著性，专利考虑是否无效、商业秘密则考察三要件。例如可以在中国知网和中国商标网查询商标局驳回案涉商标的理由，提交相关的文件给法院，削弱原告的权利基础，会对案件的审理产生一定的影响。总之，主要的策略就是要尽量提供相反的证据，攻击权利的知名度、价值等，削弱原告的权利基础。

（三）公证是否有瑕疵？

关于侵权行为，原告通常都会进行公证。但不是所有的公证都是没有瑕疵的，因此作为被告，要尽量去发现公证中的问题。尤其需要注意的是，公证书的内容，如公司的名称、地址是否和被告一致，能否锁定被告的身份；能否证明被告实施了被诉侵权行为。

此外，有时候原告为了节约成本，会用时间戳固定侵权行为，而没有进行公证。在用时间戳固定证据时，稍不注意就会出现某些操作上的遗漏或者不当，从而影响时间戳的效力。一旦体现侵权行为的时间戳效力被推翻，则原告的诉讼请求很难得到法院的支持。

（四）侵权能否成立？

大部分知识产权诉讼案件中，被告首先会做一个不侵权的抗辩。比如从外观设计的相似性、原创性高低、设计空间等方面入手，提交商标、专利行政审查证据、类案判例等作为支持。另一方面是进行在先权利抗辩，如著作权是否有相反的证据证明其他人享有在先权利；专利是否存在现有设计、现有技术；商业秘密是否已经公开等。

大多数情况下，法院都倾向于认为被诉侵权行为是成立的。在这种情况下，被告如何减少判赔金额显得尤为重要。侵权行为成立下的被告应注重以下两个方面的举证：一是侵权行为的片面正当性，如商标设计的灵感来源、或者被告本身也进行了字号的注册；二是为了证明自己所获利益不多，被告可以提交交易刷单数据等证据进行哭穷卖惨。

 

二、商业秘密委周小洁律师以“从典型案例看‘类似商品/服务'的司法判定动态为主题，分享了“类似商标/服务”的相关规范、“类似商标/服务”的司法适用与“类似商标/服务”认定规则的统一这三方面的内容。

（一）类似商标/服务”的相关规范

《商标侵权判断标准》（国家知识产权局）第九条至第十二条、最高人民法院印发《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》的通知（法发[2011]18号）第20、北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南（2019）、《类似商品和服务区分表》、《商标注册用商品和服务国际分类表》、《商标审查和审理标准》、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释（2020修正）第十一条、第十二条以及最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》（法发[2010]12号）第15。

其中，《商标注册用商品和服务国际分类表》、《类似商品和服务区分表》可以作为判断类似商品或者服务的参考，人民法院在具体的案件中，在考虑上述类似判断要素的基础上，如需突破《商标注册用商品和服务国际分类表》、《类似商品和服务区分表》，应当明确考虑的因素，强调其个案性，避免影响其他案件的处理。此外，关于商品类似判断是否可以考虑商标的知名度，仍是个有争议的问题。人民法院在具体的个案中，可以视情况予以处理判断。

《商标审查审理指南》规定，类似商品的判定应当综合考虑商品的功能和用途、商品的原材料和主要工艺、商品的销售渠道、销售场所、商品的生产者和消费群体、商品与零部件的关系以及消费习惯等其他影响类似商品判定的相关因素。类似服务的判定应当综合考虑服务的目的、服务内容与方式、服务场所、服务的提供者所属行业的关联性、服务接受对象的群体范围等其他影响类似服务判定的相关因素。商品与服务类似，是指商品和服务之间具有较大关联性。判定商品与服务是否类似，应当综合考虑商品与服务之间联系的密切程度，在用途、用户、通常效用、销售渠道、销售习惯等方面的一致性。

《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》15：人民法院审查判断相关商品或者服务是否类似，应当考虑商品的功能、用途、生产部门、销售渠道、消费群体等是否相同或者具有较大的关联性；服务的目的、内容、方式、对象等是否相同或者具有较大的关联性；商品和服务之间是否具有较大的关联性，是否容易使相关公众认为商品或者服务是同一主体提供的，或者其提供者之间存在特定联系。《商标注册用商品和服务国际分类表》、《类似商品和服务区分表》可以作为判断类似商品或者服务的参考。

《商标侵权判断标准》第十二条：判断涉嫌侵权的商品或者服务与他人注册商标核定使用的商品或者服务是否构成同一种商品或者同一种服务、类似商品或者类似服务，参照现行区分表进行认定。对于区分表未涵盖的商品，应当基于相关公众的一般认识，综合考虑商品的功能、用途、主要原料、生产部门、消费对象、销售渠道等因素认定是否构成同一种或者类似商品；对于区分表未涵盖的服务，应当基于相关公众的一般认识，综合考虑服务的目的、内容、方式、提供者、对象、场所等因素认定是否构成同一种或者类似服务。

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释（2020修正）第十一条规定，商标法第五十七条第（二）项规定的类似商品，是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。类似服务，是指在服务的目的、内容、方式、对象等方面相同，或者相关公众一般认为存在特定联系、容易造成混淆的服务。商品与服务类似，是指商品和服务之间存在特定联系，容易使相关公众混淆。第十二条规定，人民法院依据商标法第五十七条第（二）项的规定，认定商品或者服务是否类似，应当以相关公众对商品或者服务的一般认识综合判断；《商标注册用商品和服务国际分类表》《类似商品和服务区分表》可以作为判断类似商品或者服务的参考。

综上，判断类似商品的客观因素有功能、用途、生产部门、销售渠道、生产原材料和消费群体等；判断类似服务的客观因素有目的、内容、场所、方式、对象、提供者等；除此之外，还要考虑相关公众的一般认识综合判断等主观因素。

 

（二）“类似商标/服务”的司法适用

1、典型案例“啄木鸟”商标争议案件【再审案号：（2011）知行字第37号】

争议商标“”的权利人为杭州啄木鸟鞋业有限公司（简称啄木鸟公司），核定使用在第25类（鞋、靴商品）；引证商标之一“”的权利人为七好（集团）有限公司（简称七好公司）核定使用在第25类（服装商品）。本案的争议焦点之一是争议商标和引证商标是否构成类似商品？关于这个问题，商标评审委员会经审查认为，争议商标指定使用的鞋、靴商品与各引证商标指定使用的服装、领带、皮包等商品所属的范围和领域不同，消费者获取上述商品的渠道有所区别，在《区分表》中亦不属同一类似群组，不属于类似商品。争议商标与引证商标未构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。北京市第一中级人民法院的意见与商标评审委员会相同，认为争议商标指定使用的鞋、靴商品与引证商标指定使用的服装、领带、皮包等商品不属于类似商品，争议商标与引证商标使用在非类似商品上，不会导致普通消费者对商品来源的混淆误认。

但二审法院北京市高级人民法院却持不同意见，认为争议商标与引证商标两者指定使用商品虽不为同一类似群组，但均为穿戴类商品，商品及生产商品的企业关联性极强，因此，二者指定使用的商品应为关联商品；其在市场上的共同使用易使消费者对其商品来源产生混淆、误认。故争议商标与引证商标构成近似商标，因此撤销一审判决。最高人民法院再审后，也认定构成类似商品。理由是在商标授权确权和侵权判定过程中，进行商标法意义上相关商品是否类似的判断，并非作相关商品物理属性的比较，而主要考虑商标能否共存或者决定商标保护范围的大小。虽然两者在具体的原料、用途等方面具有一些差别，但是两者的消费对象是相同的，而且在目前的商业环境下，一个厂商同时生产服装和鞋类产品，服装和鞋通过同一渠道销售，比如同一专卖店、专柜销售的情形较为多见。因此争议商标与引证商标构成近似商标。

由此案可以看出，在商标异议、争议和后续诉讼以及侵权诉讼中进行商品类似关系判断时，不能机械、简单地以《区分表》为依据或标准，而应当考虑更多实际要素，结合个案的情况进行认定。由于在商品类似判断时考虑了个案情况，相关商品是否类似并非绝对和一成不变的，基于不同的案情可能得出不同的结论。

 

2、“加加JIAJIA”商标异议复审案件【再审案号：(2011)知行字第7号】

被异议商标“”权利人为湖南省长康实业有限责任公司，核定使用在第29类（芝麻油），引证商标之一“”权利人为加加食品集团股份有限公司，核定使用在第30类（酱油）。被异议商标和引证商标是否构成类似商品？商评委认为被异议商标予以核准注册被异议商标指定使用的第29类芝麻油商品，与三个引证商标核定使用的第30类酱油、醋等商品在生产原料、制作工艺、销售渠道等方面存在较大区别，不属于类似商品。

但北京市第一中级人民法院经审理后认为，被异议商标指定使用的“芝麻油”与三个引证商标核定使用的“酱油”、引证商标二和引证商标三核定使用的“醋、调味品、蚝油”等商品对比，其功能均为烹饪调味品，销售渠道、消费群体都无明显区别，应判定为类似商品。况且，商品类似的判断，应当结合商标知名度等因素，在整体上是否容易导致消费者对商品来源混淆误认的角度予以综合考虑。因此，一审法院撤销了商评委裁定。二审法院北京市高级人民法院与一审法院持相同意见，认为商品在功能、用途等方面的关联程度与在商品上使用近似商标是否导致相关公众混淆误认均是判断类似商品的重要因素。芝麻油商品与酱油等商品虽然在原料、生产工艺等方面存在不同，但二者均有调味品的功能，二者在用途、销售渠道、消费群体等方面存在一定关联，若将近似商标使用在上述商品上，相关公众容易产生混淆。遂维持了一审判决。

此案经最高人民法院再审后，仍然认定构成类似商品。最高人民法院认为，一方面，对于产品用途的判断，应以其主要用途为主；另一方面，如果产品的不同用途面对的是不同的消费对象，一般情况下应该以注意程度较低的消费者为准。本案中，应以家庭烹饪用品的消费者作为相关公众，对于此类普通消费者来讲，其普遍的认知应该是芝麻油是调味品的一种。在被异议商标申请之时，加加公司使用在酱油等商品上的“加加”引证商标已经在湖南省取得了一定的知名度，普通消费者看到芝麻油商品上的被异议商标容易产生混淆，以为与标注了引证商标的酱油等产品均出自同一主体，或者出自有特定联系的主体。

 

3、“安迪仕 ANDIS”商标异议复审案件【案号：（2018）最高法行再22号】

被异议商标“”权利人为宁波市北仑博发美发用品用具有限公司，核定使用在第7类（动物剪毛机、洗衣机等），引证商标“”权利人为安迪士公司，核定使用在第8类（电动理发器、电动理发推子、电动剃须刀等）。争议商标和引证商标是否构成类似商品？商评委认为不构成，因此被异议商标予以核准注册。理由是被异议商标指定使用的“洗衣机”等商品与引证商标指定使用的“电动理发器”等商品在消费群体、商品功能用途等方面区别明显，不属于类似商品。北京市第一中级人民法院认为，在《类似商品与服务区分表》中，两商标指定使用的商品分别处于不同的类似群组，亦不存在交叉检索的情况，且在功能用途、销售渠道、消费对象等方面均存在较大差别，未构成类似商品。因此，维持商评委裁定。二审法院北京市高级人民法院维持一审判决。理由是被异议商标指定使用的“动物剪毛机、电动剪刀”与引证商标核定使用的“电动理发器、电动理发推子”在《类似商品与服务区分表》分属第7类和第8类，且上述商品在功能、用途、销售渠道、消费群体等方面均存在较大差别，未构成类似商品。

但本案在最高人民法院再审时，却发生了不同的结果。最高院再审认定构成类似商品。其主要观点为《类似商品与服务区分表》并未穷尽现有的所有类似商品和服务项目；随着社会经济发展，市场交易状况不断发生变化，商品或服务的类似关系也不会固定不变。某些商品因功能、用途、所用原料、销售渠道、消费对象等方面具有一定的共同性，如果使用相同、近似的商标，易使相关公众误认为是同一企业生产的商品或认为存在特定联系。被异议商标指定使用的动物剪毛机、电动剪刀商品，与引证商标核定使用的电动理发器、电动理发推子商品在功能用途、生产部门、销售渠道、消费群体等方面具有高度重合性，如果使用相同、近似的商标，易使相关公众误认为是同一企业生产的商品或认为存在特定联系。由此可见，人民法院审查判断相关商品是否类似，可以参考《类似商品与服务区分表》，但其不是判断的唯一标准，更不是根本标准。

 

4、北京日石润滑油脂有限公司因商标权无效宣告请求行政纠纷案【案号：(2017)京行终3275号】

诉争商标“”权利人为北京日石润滑油脂有限公司，核准注册于第4类（0401工业用油脂；工业用油等）；引证商标“”现权利人为祁庆，核准注册于第4类（0402燃料；石油气等）。争议商标和引证商标是否构成类似商品？在商标评审阶段，亚太车务（北京）工贸有限公司（简称“亚太车务公司”）提交证据证明经过亚太车务公司的长期大量使用，引证商标已具有较高知名度，诉争商标申请注册具有恶意。引证商标权利人日石公司名下第8022614号“亚太车务”商标与亚太车务公司企业字号“亚太车务”相一致。商标为认为，诉争商标与引证商标构成使用在类似商品上的近似商标，诉争商标与引证商标近似。两商标核定使用的商品存在特定的联系。同时，日石公司名下的第8022614号“亚太车务”商标与亚太车务公司企业字号“亚太车务”相一致难谓巧合。商评委最终对诉争商标予以无效宣告。

北京市第一中级人民法院一审后，撤销商评委裁定。理由是诉争商标与引证商标核定使用的商品在功能、用途、消费渠道、消费对象等多个方面区别显著，二者共存于市场不会导致相关公众混淆误认，故未构成类似商品。

北京高院二审后撤销了一审判决。理由主要有两点：一是诉争商标核定使用的工业用油脂、发动机油等商品，与引证商标核定使用的燃料、石油气商品，虽在《类似商品和服务区分表》中分属不同的群组，在功能、用途方面亦存在一定的差别。但二者均属于石油化工产品，在生产部门，销售渠道、消费群体等方面存在一定的重合。二是考虑到日石公司经受让，持有第8022614号“亚太车务”商标，该商标与亚太车务公司的企业名称相一致，且诉争商标与引证商标标志相同，日石公司与亚太车务公司同处北京，且两公司经营范围在润滑油、汽车配件、汽车用品等上有重合之处，日石公司申请注册诉争商标难言善意。

（三）“类似商标/服务”认定规则的统一

类似商品/服务问题的基础性和重要性，决定了在司法实践和法律适用中统一裁判标准的必要性。社会生活发展快速，规范往往僵化落后于实际发展，使类似商品/服务的认定愈发复杂。

如何正确发挥《类似商品和服务区分表》的作用就显得尤为重要。区分表对于稳定商标注册秩序，提高审杳审理效率，统一审杳审理标准有不可替代的作用，类似商品或者服务的判定应当参照《类似商品和服务区分表》。但区分表有其局限性，不是唯一的适用标准。应当在个案中动态适用。尤其值得注意的是，不同阶段的确权授权，区分表的权重不同。

以区分表作为参考，在个案中动态考量和评价。一方面，在个案中逐步统一突破区分表的标准，规范裁量规则，减少因适用不同裁量规则而引发的司法不确定性。另一方面，个案中如果突破区分表，应当强化裁判说理，明确个案中的特殊考量，综合平衡各因素，包括商标的知名度和显著性、主观恶意、混淆可能性等。

 

三、版权委的缪小斌律师以“通过境外服务器侵犯版权之维权法律问题分析”为题，通过两个案例探讨了“准据法的适用”、“通过VPN方式取得的证据是否合法？”、“是否侵害作品的信息网络传播权？”三个部分的问题。

案例1

案件背景：XX公司未经许可，擅自通过其开发运营的网络电视机顶盒，在包括中国大陆在内的全球范围内，为公众提供委托人享有全球独家信息网络传播权的影视综艺节目。普通用户在境内（指中国大陆区域）和境外都可以通过网络等各种渠道购买到该机顶盒产品，并观看到侵权作品：XX公司将侵犯版权的作品储存在国外服务器，但用户在中国大陆境内购买后，XX公司为用户提供VPN软件，指导用户安装使用该软件后即可在中国大陆境内观看到侵权作品。

案例2

案件背景：XX公司未经许可，擅自在其运营的网站中提供涉侵权视频在线点播功能，并租用位于美国的服务器运营该网站。

案件的争议焦点一：准据法的适用问题。

案件的侵权行为均发生在中国境内外，根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国涉外民事关系法律适用法>若干问题的解释（一）》第一条的规定，本案为涉外知识产权侵权纠纷。《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第五十条规定，知识产权的侵权责任，适用被请求保护地法律，当事人也可以在侵权行为发生后协议选择法院地法律。本案中，当事人在侵权行为发生后未协议选择准据法，故本案准据法应适用被请求保护地法律。被请求保护地指被请求保护的权利地，即当事人认为其享有权利并请求对该权利给予保护的地方。本案中，原告依据我国法律认为其对涉案作品享有著作权并请求依据我国法律予以保护，故本案准据法应适用中华人民共和国法律。

案件的争议焦点二：通过VPN方式取得的证据是否合法？

案例1：

《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第一百零六条规定，对以严重侵害他人合法权益、违反法律禁止性规定或者严重违背公序良俗的方法形成或者获取的证据，不得作为认定案件事实的根据。

本案中，被控侵权电视剧系使用提供虚拟专用网络VPN服务的“Shadowsocks”软件实现对域外受限网站的访问。虽然《工业和信息化部关于清理规范互联网网络接入服务市场的通知》中规定“未经电信主管部门批准，不得自行建立或租用专线（含虚拟专用网络VPN）等其他信道开展跨境经营活动”，但该通知并非属于法律范畴，不符合前述司法解释规定的“法律禁止性规定”。

而且，涉案VPN软件系由涉案机顶盒的销售方向原告提供，而该销售方系被告向原告提供，可见该销售方为被告或被告授权的主体，被告系允许原告通过VPN 软件进入其服务器获取被控侵权内容，并非被告所主张的原告行为系非法侵入被告网络、干扰被告网络正常功能、窃取网络数据的行为，并未侵害被告的合法权益。故被告主张的被控侵权内容应作为非法证据排除的理由本院不予采纳。

案例2：

《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》第六条规定：“计算机信息网络直接进行国际联网，必须使用邮电部国家公用电信网提供的国际出入口信道。任何单位和个人不得自行建立或者使用其他信道进行国际联网。”

原告无论是通过“TeamViewer”软件远程控制境外电脑访问涉侵权网站，还是以VPN访问“互联网档案馆”网站，实际上均是以非正常渠道突破网络管制措施，对在中国大陆地区有访问限制的网站进行访问，违反了上述行政性管理规定。但是后续取证操作，并没有违反法律的禁止性规定，通过该行为取得的证据，并非《最高人民法院关于适用的解释》第一百零六条所规定的“以严重侵害他人合法权益、违反法律禁止性规定或者严重违背公序良俗的方法形成或者获取的证据”。

被告通过其生产并运营的机顶盒提供被控侵权电视剧，使用户可以在其个人选定的时间和地点获得被控侵权电视剧，侵犯了原告对涉案电视剧享有的信息网络传播权，应承担相应的侵权责任。

 

案件争议焦点三：是否侵害作品的信息网络传播权？

尽管涉侵权网站无法在我国境内以正常渠道访问，但信息网络传播权并未限制传播的范围仅及于或应当包含境内网络，在境内无法以正常渠道访问并未作为侵犯信息网络传播权的例外情形。故被告未经许可，擅自将涉案作品以“公之于众”的方式展示在开放性的、不特定人均可浏览的网络平台上，使公众可以在其个人选定的时间和地点获得涉案作品，应认定侵犯了原告对涉案作品享有的信息网络传播权。

 

四、商标法律专业委员会（简称“商标委”）邓志豪律师以“如何有效应对商标撤三”为主题，分享了“商标撤三制度简介”、“有效商标使用证据的判定标准”、“典型案例”三部分内容。

（一）商标撤三制度简介

1、法律依据

《商标法》第四十九条第二款 注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。商标局应当自收到申请之日起九个月内做出决定。有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长三个月。

《商标法实施条例》第六十六条　有商标法第四十九条规定的注册商标无正当理由连续3年不使用情形的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标，提交申请时应当说明有关情况。商标局受理后应当通知商标注册人，限其自收到通知之日起2个月内提交该商标在撤销申请提出前使用的证据材料或者说明不使用的正当理由；期满未提供使用的证据材料或者证据材料无效并没有正当理由的，由商标局撤销其注册商标。前款所称使用的证据材料，包括商标注册人使用注册商标的证据材料和商标注册人许可他人使用注册商标的证据材料。以无正当理由连续3年不使用为由申请撤销注册商标的，应当自该注册商标注册公告之日起满3年后提出申请。第六十七条下列情形属于商标法第四十九条规定的正当理由：（一）不可抗力；（二）政府政策性限制；（三）破产清算；（四）其他不可归责于商标注册人的正当事由。

2、立法本意分析：清理“僵尸商标”，释放有限的商标资源。

(二）有效商标使用证据的判定标准

效的商标使用证据的特点：（1）使用行为真实、公开、合法，且能起到区分商品/服务来源的功能；（2）证据（链)能够明确显示以下信息：时间、地点、人物、事件（商品图样+具体的商品/服务）。

仅提交下列证据，不视为商标法意义上的商标使用：（1）商品销售合同或提供服务的协议、合同；（2）书面证言；（3）难以识别是否经过修改的物证、视听资料、网站信息等；（4）实物与复制品。

2、常见的商品商标使用证据

（1）采取直接贴附、刻印、烙印或者编织等方式将商标附着在商品、商品包装、容器、标签等上，或者使用在商品附加标牌、产品说明书、介绍手册、价目表等上；（2）商标使用在与商品销售有联系的交易文书上，包括使用在商品销售合同、发票、票据、收据、商品进出口检验检疫证明、报关单据、电子商务经营的交易单据或者交易记录等上；（3）商标使用在广播、电视、互联网等媒体上，或者在公开发行的出版物中发布，以及以广告牌、邮寄广告或者其他广告方式为商标或者使用商标的商品进行的广告宣传；（4）商标在展览会、博览会上使用，包括但不限于在展会印刷品及其他资料、工牌、指示牌和背景牌等处用于指示商品和服务来源的使用；（5）商标使用体现在国家机关、检测或鉴定机构及行业组织出具的法律文书、证明文书上；（6）其他符合法律规定的商标使用形式。

3、常见的服务商标使用证据

（1）商标直接使用于服务场所，包括使用于服务的介绍手册、服务场所招牌、店堂装饰、工作人员服饰、招贴、菜单、价目表、奖券、办公文具、信笺以及其他与指定服务相关的用品上；（2）商标使用于和服务有联系的文件资料上，如发票、汇款单据、提供服务协议、维修维护证明、电子商务经营的交易单据或者交易记录等；（ 3）商标使用在广播、电视、互联网等媒体上，或者在公开发行的出版物中发布，以及以广告牌、邮寄广告或者其他广告方式为商标或者使用商标的服务进行的广告宣传；（4）商标在展览会、博览会上使用，包括但不限于在展会印刷品及其他资料、工牌、指示牌和背景牌等处用于指示商品和服务来源的使用；（5）商标使用体现在国家机关、检测或鉴定机构及行业组织出具的法律文书、证明文书上；（6）其他符合法律规定的商标使用形式。

（三）典型案例

1、“玫瑰园”案

申请人一直从事糕点、面包制作、批发与零售的个体经营，经营了多间店铺。申请人因第6143680号“玫瑰园Rose Carden及图”商标撤销一案，不服国家知识产权局商标撤三字【2019】第W058853号决定，于2020年01 月16日向国家知识产权局申请复审，并提交了申请人营业执照、店铺图片、网络推广协议、开店授权书、网络微信信息服务合同、网页截图、宣传页图片、产品包装图片、销售发票、产品图片、荣誉证书等证据。国家知识产权局经复审后，认为商标使用是指商标的商业使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。本案中，申请人提交的合同、发票、荣誉证书等证据或未体现复审商标，或为自制证据、且无其他证据相佐证，或未在指定期间内，考虑到申请人在规定期间其名下有两件“玫瑰园”商标，综上，申请人提交的在案证据尚不足以证明其在规定期间对本案复审商标进行了商业使用。遂决定对复审商标予以撤销。

本案一审中，申请人（原告）律师提出，结合原告在评审以及诉讼阶段提交的证据中可知，原告将诉争商标以普通许可的方式授权至深圳市国丰食品有限公司使用；根据（2021）深前证字第004304号公证书公证内容，“玫瑰园西点面包”公众号系由深圳市国丰食品有限公司经营，该公众号于指定期间发布相关推送信息，且均显示有本案诉争商标，根据商业惯例，能够证明使用人于指定期间已经对诉争商标进行了推广宣传。在案证据亦显示原告名下经营有多家“玫瑰园饼屋”，并有一定数量的增值税发票佐证其经营行为，虽在发票中未显示有本案诉争商标，但其货物名称均与诉争商标核定使用商品对应，销售方亦为原告经营或原告授权诉争商标的经营主体，结合原告新提交的（2021）深前证字第004305号公证书中载明《深圳市五邑商会特刊》《深圳恩平联合商会》对诉争商标的经营有相关报道等事实，上述证据能够形成完整证据链证明原告于指定期间对诉争商标进行了商标法意义上的宣传和使用。最终，原告的证据获得了一审法院的采纳。

2、“中影票务通”案

商标评审委员会认为，商标使用是指商标的商业使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。本案中，被申请人提交的证据多为自制证据，同时复审商标于2017年6月8日注册人名义变更为北京兜有电子商务有限公司，其在规定的2013年11月4日至2016年11月3日期间，提交使用证据的主体应为北京中通宽影文化娱乐发展有限公司，被申请人提交的合同证据签订主体为北京兜有电子商务有限公司，且上述合同并无发票相佐证已实际履行，故被申请人提交的证据不足以证明其在规定的期间内对复审商标在核定使用服务上进行了使用。

后被申请人在一审中提交了新的证据。一审法院北京知识产权法院认为本案的焦点问题在于诉争商标是否在指定期间、在复审服务上进行了商标法意义上的使用。在兜有公司提交的诉讼阶段证据中，（2018）粤江蓬江第 1712 号公证书显示，打开西西软件园网站，由中影票务通APPV61.2安卓版，更新时间2016年7月19日，（2018）粤江蓬江第 1657 号公证书显示，进入中影票务通公众号，显示《微信电影票狂送之关注有礼》，显示时间是2014年3 月 18 日；《中国电影院营收的下滑节点将在何时出现? 》，显示时间是2015年1月9日。（2018）粤江蓬江第1713号公证书显示，1905电影网播放《一个温州的女人（2014）》电影播放结尾显示“中影票务通”字样。2016年5月6日兜有公司与中国铁路工会北车地产有限公司委员会签订《中影票务通电影票采购合同》并由相应发票佐证。前述证据可以证明诉争商标在指定期间在“演出座位预定”服务上进行了使用。鉴于诉争商标核定使用的“经营彩票、假日野营服务（娱乐）”服务与“演出座位预定”服务在服务内容、对象等方面差异较大，诉争商标在“演出座位预定”服务上的使用不能视为在“经营彩票、假日野营服务（娱乐）”服务上的使用，但可以视为其余复审服务上的使用。被诉决定应当基于新的证据重新作出。

 

五、交流与探讨

嘉宾律师分享结束后，韩岳峰副主任分别就四位嘉宾的分享主题与四位嘉宾进行了更深入的交流与探讨，具体内容如下：

（一）点评专利委刘刚华律师

刘刚华律师从被告的视角分享的“浅谈知识产权诉讼的抗辩策略”的主题，实务性非常强。尤其是刘律师总结的四道防线，非常形象化。在实务中，有一些具有专业技术背景知识的律师，非常容易忽略的一个问题，即对于原告是否适格、权利权属是否明晰，以及公证是否有瑕疵，审查投入的精力不足；他们通常直接跳过这些问题，重点去研究是否侵权。但实际上，是否构成侵权，前面三方面问题的考察同样重要；并且仔细审查前三方面的问题，还可以达到事半功倍的效果。因为如果前三方面的有问题，后面的技术对比都可以不用做了。特别是在著作权领域，原告的权属需要特别去关注和严格审查，比如法人作品和职务作品，著作权人享有的权利是不同的。此外，在专利和商标领域，享有独占许可或者普通许可的原告享有的诉权也是不同的。

另外一个问题就是权利的基础问题。特别是在著作权领域范围内，无论是雕塑作品、美术作品，还是其他的作品，除了需要提交一些权利证明，对作品的创意来源还需要有一个简要的说明。这一点是很多律师容易忽略的问题。

此外，关于举证的问题，即使有些证据被告律师评估法院不一定会采纳，但也要尽量去举证。比如现有技术、现有设计不足以否认原告的专利权，但是被告提交的证据越多，就越有可能影响到法院的判断。我们之前参加过知识产权的论坛，很多法官都提到在裁判的过程中，尤其是衡量赔偿额的时候，都会考虑专利的含金量。

（二）点评商业秘密委周小洁律师

周小洁律师的课件内容非常丰富和详细，既有法律法规的阐述，还提供了四个经典案例予以分析说明。对于周律师的分享没有太多的点评，只有一点想提醒同行，大家通常对于法律和司法解释都比较重视，但是对于知识产权局等颁布的行政规章没有特别留意。但是这些规则制度对于实务的指引是非常有用的。比如周律师提到的《商标侵权判定标准》，值得大家仔细研究。

（三）点评版权委缪小斌律师

缪律师分享的主题特别适合我们这种沙龙活动。缪律师分享的题目比较小，但是确实实务中经常困扰大家的问题。案例1中，涉案VPN软件系由涉案机顶盒的销售方向原告提供，而该销售方系被告向原告提供，在此情况下，原告使用被告提供虚拟专用网络VPN服务的“Shadowsocks”软件实现对域外受限网站的访问，不属于非法侵入被告网络、干扰被告网络正常功能、窃取网络数据的行为，也并未侵害被告的合法权益。故被告主张被控侵权内容应作为非法证据排除的理由法院不予采纳是正确的。但如果是原告自行使用VPN去访问域外受限网站，此种行为取得的证据是否违法可能就会存在争议性，是这样吗，缪律师？

答：是的，韩律师您说的没错。在我们这个案件中，是被告方客服提出或者引导我们下载、安装和使用VPN软件的，这个引导的过程我们是做了公证的。因此，就本案而言，这个行为的认定没有太多的争议。但如果是我们自行去寻找的并使用的VPN，这个行为的认定可能就会有一点不同。目前来说，立法上并没有相关的明文规定，有一些保守的法官会援引《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》第六条和《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第一百零六条的规定，排除通过这种行为取得的证据。但我们认为这种行为取得证据也应该得到采纳。理由有二，一是计算机信息网络国际联网管理暂行规定第六条保护的是互联网的秩序，使用VPN的行为并没有破坏网络秩序，我们只是因为取证需求而使用VPN。另一方面，这种行为也没有损害到其他人的利益或者公序良俗。我在办理的另外一个腾讯的案件中，就涉及到这个问题，但深圳中院和广州高院都是倾向于采纳的，并没有进行非法证据的排除。因此，在这个问题上，我个人是持比较乐观的观点的。

（四）点评商标委邓志豪律师

邓律师分享的撤三的这个问题也是大家经常碰到的问题，邓律师也分享的非常全面了。在这个问题上，如邓律师所说，被申请人提交的证据一定要形成完整的证据链，而不能只提供一个孤证。孤证提供的再多，也不是有效的证据。尤其是需要提供有第三方认证的证据，而不只是自制证据，比如，交易合同、发票、交易的银行流水，甚至是样品；又或者展会，不能只提供一张展会的照片，还需要提供展会的合同，展会费的银行流水等。另外就是，撤三案件没有举证期限的限制，即在商标审查阶段没有提出的证据，在行政诉讼阶段可以提出，这就意味着我们可以通过补充证据，在行政诉讼阶段取得有利于我方的结果。

 

本次分享会中各位嘉宾律师的分享内容详实、充分，获得了与会律师以及相关从业人士的一致好评。

（以上仅代表与会者自己的观点，并不代表律协观点）

 

 

供稿人：深圳市律协著作权法律专业委员会