【业务综述】2022年度专利、商标、版权、商业秘密四委知识产权热点问题第一期分享会综述

发布时间：2022年4月20日 作者：版权委 责任编辑：创新委张鹏

2022年4月14日18时至20时30分，市律协著作权法律专业委员会（简称“版权委”）主办的2022年度专利、商标、版权、商业秘密四委知识产权热点问题第一期分享会采用线上直播的方式举办，邀请了专利法律专业委员会（简称“专利委”）周芮律师以及赵金笑律师、商标法律专业委员会（简称“商标委”）何冰玲律师、版权委何美华律师以及商业秘密法律专业委员会（简称“商业秘密委”）黄志鹏律师作为分享嘉宾，由版权委主任张勇律师担任主持，吸引了超过170余位律师以及知识产权行业从业者参与。分享会围绕知识产权行业热点问题展开，包含了诸多有益的研究成果。现对本次分享会内容整理、汇总如下：

一、专利委的周芮律师以技术投融资过程的专利稳定性风险为主题出发，结合朗坤公司与汇朗公司专利权转让合同纠纷案件，讨论专利权被宣告无效后，之前已经签订的专利权许可或转让合同的效力以及对应的履行问题，具体如下：

（一）硬科技投资时代的背景介绍

从2009年10月23日创业板市场的启动到2019年7月22日科创板市场启动到2021年11月15号北京证劵交易所开市来为创新型中小企业服务，均可以看出，我们国家正在大力扶持科创创新企业，未来将是硬科技投资主导的时代。在这种背景下，科技和资金之间的合作也将越来越频繁。一般来说，一个科技型独角兽公司的诞生过程大致如下：创始人团队进行技术研发和专利布局→外部资金支持A轮/B轮/C轮投资→持续研发、打通销售和供应渠道、专利布局构建壁垒、形成有竞争力的产品→公司业务逐渐走向稳定→科创板/创业板上市。

（二）专利稳定性风险之一：专利无效

在技术投融资过程中，最常见的就是专利转让或者专利许可，而在这个过程中极可能存在的风险之一就是专利的无效导致的风险。

所谓的专利无效是指的国务院专利行政部门在对第三方提出的宣告专利权无效的请求进行审查并认为专利权的授予不符合法律的规定后，作出的宣告该专利权无效的决定。申请专利无效的流程大致如下：首先，由无效宣告请求人提出无效宣告请求，无效宣告请求人在请求日开始后1个月内可以补充理由和证据；然后，专利权人收到文件之后一个月内进行答辩；随后，国家知识产权局会安排口审，参与口审后，国家知识产权局会做一个审查决定。如果当事人没有在三个月内提出行政诉讼，则审查决定生效。

（三）在专利无效的情况下，之前签订的专利转让和专利许可合同的效力以及履行问题。

周芮律师结合(2019)最高法知民终394号朗坤公司与汇朗公司专利权转让合同纠纷案件对专利无效后的合同效力以及履行问题进行了分析。具体可整理成3点：1、专利权被宣告无效不影响合同效力，对合同履行产生的后果应当是与专利权相关的义务履行不能，但不影响当事人根据合同约定应当承担的其他义务；2、专利权被宣告无效时尚未履行的部分，是否一概不再履行，需要考虑未履行部分涉及的利益是否系因行使专利权所直接获得的利益；3、当事人一方以对方违约为由主张支付违约金，对方当事人免责抗辩而未主张过高违约金。一审法院认为免责抗辩成立且未予释明，二审法院认为应当判决支付违约金的，可以直接释明并改判。

二、专利委的赵金笑律师结合具体的发明专利权无效行政纠纷为大家解读了专利行政诉讼中新证据的审查要点。

在分享的开始，赵金笑律师为大家简要地介绍了与本次案例分享所涉专利相关的包括权利人、专利内容、关键时间轴等在内的相关背景，然后引出了本次专利无效诉讼案件中值得被关注的与新证据相关的问题。在前述案件中，专利权人分别在一、二审阶段提交了新证据。对于前述新证据，一审法院认为专利行政诉讼案件，是对被告作出的行政行为的合法性加以审查，因此应以被告做出该行政行为时所依据的证据、即行政相对人在无效宣告阶段提交的证据为依据，故对新证据均不予采信。二审法院认为，根据《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》第二十九条规定：“专利申请人、专利权人在专利授权确权行政案件中提供新的证据，用于证明专利申请不应当被驳回或者专利权应当维持有效的，人民法院一般应予审查”，故对于新证据，人民法院一般应当予以审查。

最后，赵金笑律师基于这个案件总结了两点启示，一是在专利被申请无效的过程中，作为专利权人，越早介入去维护自己的权利，成本越低，越有利；二是新证据能够在专利权无效行政纠纷中获得审查对于专利权人是非常有效的维权手段，但这仅适用于专利权人，不适用于申请无效方。

三、商标委的何冰玲律师通过对冰墩墩事件的回顾、对相关行业观点的整理与分享，以及对奥林匹克标志的法律保护体系的解读，带领大家一起去分析探讨在核酸检测贴纸上使用“冰墩墩”的行为的性质。

（一）事件回顾

2022年3月1日，深圳市南山区人民政府官网发布报道，2022年2月25日至2月28日期间，南山区多个街道核酸检测采样点为有序进行核酸采样后的市民派发一张“冰墩墩”贴纸。一市民在进行核酸采样后，出于保护“冰墩墩”的目的，于2月28日实名向北京冬奥组委会的官网邮箱举报了南山区街道违规使用“冰墩墩”的行为。3月1日，北京冬奥组委会给该市民回件，称“已经联系侵权人并告知其停止侵权”。

（二）行业观点整合

1、著作权领域观点

（1）不构成《著作权法》上的合理使用

①从《著作权法》第24条的整体设置来看，这一条款要求街道核酸检测采样点应“指明作者姓名或者名称、作品名称”；

②冰墩墩形象与防疫核酸检测没有直接联系，赠送冰墩墩贴纸不是最好的方式更不是唯一可行的执行该公务的方式。

（2）构成《著作权法》上的合理使用

①依据《著作权法》第24条第（七）项之规定，“国家机关为执行公务在合理范围内使用已经发表的作品”构成合理使用；

②作为行政法规的《奥林匹克标识保护条例》只规定了商业性使用属于违法，因此非商业性使用奥林匹克标识属于《著作权法》第24条第（十三）项规定的“法律、行政法规规定的其他情形”，属于合理使用。

2、商标法领域观点

（1）不构成《商标法》的正当使用

依据现行《商标法》第59条之规定，街道核酸检测采样点在未享有“冰墩墩”形象在先权利的情况下，假设其出于善意的使用目的，也并不满足相应的法律规定内容。

（2）不属于《商标法》所规定的侵犯注册商标专用权的行为

依据《商标法》第57条之规定，街道核酸检测采样点并未实施在商品上使用注册商标、销售侵犯注册商标专用权的商品、擅自制造他人注册商标标识等给他人的注册商标专用权造成损害的行为，不属于侵犯注册商标专用权。

3、奥林匹克标志专有权领域观点

（1）不构成《奥林匹克标志保护条例》的合理使用

第十二条规定，“未经奥林匹克标志权利人许可，为商业目的擅自使用奥林匹克标志，或者使用足以引人误认的近似标志，即侵犯奥林匹克标志专有权。”虽然街道核酸检测采样点派发贴纸并非基于商业目的，但其并未经北京冬奥组委会许可。

（2）《奥林匹克标志保护条例》允许非商业性使用

粤海街道办通过免费赠送使用冰墩墩的贴纸，鼓励人们做核酸、消减排队做核酸过程中的负面情绪，不属于商业性使用，通过使用奥运标志宣传奥运精神、从事公益活动的行为符合条例的规定和立意，也未对冰墩墩标志带来不良影响。

（三）奥林匹克标志的法律保护体系

1、三种保护模式

（1）知识产权保护

奥林匹克标志如果符合著作权、商标权以及专利权的保护条件，可以分别依据《著作权法》《商标法》《专利法》获得相应保护。例如，奥林匹克会歌、吉祥物图案、徽计、火炬造型等一般都具有独创性，可以获得著作权法的保护。相关名称、标志、口号等也可以通过登记备案获得商标法的保护。火炬造型等还可以获得专利法的保护。

（2）专用权保护

根据《特殊标志管理条例》《奥林匹克标志保护条例》的相关规定，奥林匹克标志权利人对于所有的奥林匹克标志享有专用权。权利人可以授权许可他人使用，也有权禁止他人未经许可擅自以商业目的使用奥林匹克标志。

（3）反不正当竞争法保护

知识产权保护或者专用权保护只能禁止他人未经许可使用与奥林匹克标志相同或近似标志的行为，对于不直接使用奥林匹克标志，但足以引人误认为与奥林匹克标志权利人之间存在赞助或者其他支持关系的，权利人可以通过《反不正当竞争法》寻求救济。

2、不同模式的适用及边界划定

（1）知识产权保护与专用权保护之间的关系

从法律位阶的角度上看，《著作权法》《商标法》《专利法》均属于基本法律，而《奥林匹克标志保护条例》则属于行政法规。因此，在二者均对奥林匹克标志进行保护时，应当优先适用基本法律的规定。也即如果奥林匹克标志符合著作权、商标权或者专利权的保护条件，应当优先依据相关的专门法律保护；无法通过专门法保护的，可以依据《奥林匹克标志保护条例》的规定进行兜底保护。

（2）反不正当竞争保护与知识产权、专用权保护之间的关系

就奥林匹克标志的法律保护而言，《反不正当竞争法》和知识产权或者专用权保护之间各自的保护对象存在不同，故属于彼此独立的关系，应当根据侵权行为的表现形式而适用不同的法律条款。

（3）奥林匹克标志《反不正当竞争法》保护的类型化

①容易导致混淆的非标志性使用行为，例如在广告宣传中描述性地使用奥林匹克标志，使得消费者认为其与奥林匹克举办方存在授权或者赞助的关系。

②虚假或引人误解的商业宣传行为，例如行为人宣传其属于奥运会的赞助商，但实际上其不是。

③其他不正当竞争行为，例如96年亚特兰大奥运会的时候，耐克公司并非赞助商，但是其买断了亚特兰大奥林匹克公园周边所有的户外广告的招牌，然后在赛场外进行了大规模的营销活动，这种行为让所有的消费者误以为耐克公司就是奥林匹克的一个赞助商，其行为存在被认定为不正当竞争的可能。

（四）核酸检测贴纸上使用“冰墩墩”的合理性界定

在核酸检测贴纸上使用“冰墩墩”的行为并不是一种商业性的使用行为，肯定是出于公益性的目的，但是这个行为并不必然是合理性使用。根据《北京2022年冬奥会和冬残奥会组织委员会有关标志非商业使用规则》的规定，机关法人、基层群众性自治组织法人、事业单位等非营利法人或者组织可以申请非商业使用北京冬奥会吉祥物“冰墩墩”，因此南山街道办，在没有获得许可的情况下，去使用“冰墩墩”的行为，是存在不合理性的。

四、版权委的何美华律师通过三个案例的分享从所附条件与法定权利的关系、著作权法定权利与意思自治、条件成就的举证责任分配三个方面介绍了计算机软件附条件使用时需要注意的关键点。

（一）长沙米拓信息技术有限公司、河南省工程建设协会侵害著作权纠纷

1、案件涉及的软件协议相关内容如下：

如果你不同意本协议中的条款，请勿复制、下载、安装或其他方式使用MetInfo……1.你可以在完全遵守本协议的基础上，将MetInfo应用于各类网站，而不必支付软件版权授权费用……约束和限制：(二)无论以任何用途、程度、方式（修改或美化），只要使用MetInfo的整体或任何部分，未获得版权标识修改许可，网站页面的版权标识(PoweredbyMetlnfo)和米拓信息下属网站（www.metinfo.cn、www.mituo.cn）的链接都必须保留，小程序页面的版权标识(基于米拓企业建站系统)必须保留，而不能清除或修改，否则，将直接违反本协议并构成侵权。

2、法院观点

郑州中院一审认为，工程建设协会对涉案建站软件使用行为并未超出米拓公司的授权范围，故未侵害复制权。但工程建设协会未按协议保留米拓公司名称，侵害了署名权。

最高院二审认为，该条款重点强调以用户完全遵守该协议作为“不必支付软件版权授权费用”的条件，而不是重点强调以用户完全遵守该协议作为下载使用软件的条件。

（二）济宁市罗盒网络科技有限公司与祥运实业（深圳)有限公司、深圳奥斯坦科技有限公司、深圳冠准航科技有限公司、广州市玩友网络科技有限公司侵害著作权纠纷

法院认为，GPLV3协议具有合同性质，据此，GPLV3协议属于附解除条件的著作权合同，许可条款是版权许可的条件，如果用户违背条款规定，那么许可的前提条件已不复存在，则GPLV3协议终止适用，用户获得的授权也将自动终止。如前所述，玩友公司未向用户提供被诉侵权软件源代码下载已经违反GPLV3协议规定，则玩友公司对涉案软件源代码的复制、发布行为因失去权利来源而构成侵权。

（三）朗科科技股份有限公司与美国磊若软件公司计算机软件著作权侵权纠纷

1、案件涉及的FTP软件使用协议中的相关内容如下：

如果您发布现行的、未注册的测评版本，您被授权复制和发布此程序、将原始测评版本的确切拷贝传递给任何人、通过电子方式发布软件和文件的未更改的测评版本。以上行为不会引起控诉。

2、法院观点

在本案中，原告发现被告的系统中存在上述软件，也即被告可能对上述软件进行了删改，或使用了不同的版本，或对技术保护措施采取了绕开或者破坏的措施。本案的争议焦点就是对于前述可能性的举证责任分配问题。一般来说，谁主张谁举证，但是由于软件是存在于被告的系统当中，是由被告来掌握的，原告很难进行举证。一审法院认为原告举证不足，不支持其诉讼请求；二审法院作出改判，认为证据掌握在被告手里，通过提供服务器的使用记录（包括安装、卸载、运行等整个过程）日志可以进行举证，因此举证责任由被告承担；再审法院认为还是应当由原告承担举证责任以及举证不能的后果。

基于上述3个案例，何美华律师提出了三点思考：其一，权利人自行对著作权赋予的法定权利设定限制后，前述限制是权利人自己可以选择的还是法律可以强制限制的；其二，对于前述限制，在解读时是应当最大限度地扩张和维护原有的法定权利还是应当从客观的第三方角度去猜测、推理权利人的真实意思，即使猜测、推理的结果并非权利人的真实意思；其三，就是在附条件软件使用协议中关于条件成就的举证责任分配问题。何美华律师认为这些问题都非常值得重视，值得我们去好好思考和研究。

五、商业秘密委的黄志鹏律师从主体、客体角度出发，分享了在认定反向工程是否成立过程中需要考量的几大因素。

首先，黄志鹏律师对本次主题分享所涉及的“技术信息”的定义进行了明确，即其应当满足非公知、保密、具备商业价值的标准，属于法律保护的商业秘密，并强调这是本次分享的前置范围。

然后，黄志鹏律师分别从主体、客体角度出发，对反向工程的成立进行了分析。从主体方面来说，其一需要考虑的是净室程序，即要求反向工程行为人在进行拆卸、测量分析的反向工程行为前处于一个没有接触、无法接触技术信息的密闭环境中。如果行为人在实施反向工程之前曾接触过或知悉过技术信息的，哪怕只是一部分，在使用反向工程作为合法来源时，都可能无法获得法律上的支持；其二需要考虑的是接触，如果被告主张其是通过公共渠道获得的技术信息，但是有证据证明其曾经接触过或者知晓的，则关于反向工程的抗辩也很难获得支持；其三如果反向工程行为人和权利人之间存在保密约定的，行为人关于反向工程的抗辩也是无法获得支持的。从客体方面来说，其一就是应当是已经从公开渠道下取得的合法产品；其二就是要排除法定、约定的保密义务，符合诚信原则和商业道德。

此外，黄志鹏律师还指出，由于商业秘密不是对世权，即使权利人在合同中约定了对不特定第三人进行反向工程的禁止限制或是在产品上明确写明禁止反向工程的，基本也不会获得法律上的支持，因为这就相当于为自己增设了一项只有通过公开申请才能够获得的对世的权利，与立法的目的不符。

最后，黄志鹏律师对上述构成反向工程的要素进行了总结，强调除了需要考虑主体、客体两方面外，还需要被告对反向工程的实施进行举证，提供对产品进行拆解、测绘的相关记录、数据以及相应的研发投入等证据。如果只能证明具备反向工程实施的可能的，在司法实践中是无法获得支持的。

六、交流与探讨

嘉宾律师分享结束后，张勇主任分别就五位嘉宾的分享主题与五位嘉宾进行了更深入的交流与探讨，具体内容如下：

（一）问专利委的周芮律师：在您分享的案例中，朗坤公司与汇朗公司曾约定，如果由于朗坤公司的原因导致专利无法正常履行的，产生的一切后果由朗坤公司承担，那是否可以依据该条要求朗坤公司承担因专利无效产生的责任呢？

答：本案的判决没有对前述情况作出认定，周芮律师认为这可能是由于专利权人本身存在怠于行使自己的权利的情况。在本案中，朗坤公司曾提出如果在专利被提出无效时，权利人能够积极去做答辩或修改或是能够及时在国知局作出无效决定后提起行政诉讼的话，涉案专利不一定会被认定为无效。

（二）问专利委的赵金笑律师：行政诉讼阶段对新证据的审查是否有条件呢？是否要求新证据必须足以改变行政决定？还是任何一个新证据都可以被予以接受并加以审查？

答：根据《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》的规定，只要是专利申请人、专利权人这一方提出来的新的证据，不管最后的结果是足以推翻这个无效决定，还是继续维持这个无效决定，作为法院都应当予以审查。

（三）问商标委的何冰玲律师：对于“冰墩墩”事件，如果适用知识产权领域的法律，您认为适用哪一部法律来调整这起事件更适合呢？

答：冰墩墩这个人物形象，作为美术作品，首先它应该是受著作权法保护的，故适用著作权法去调整该事件更合适。街道办使用“冰墩墩”形象的行为虽然并非出于商业性的目的，但也不再合理使用的范畴内，故即便是非商业性的使用，街道办仍然应当根据要求向权利人去申请相关许可，获得对应授权。

（四）问版权委的何美华律师：对于您分享的第一个案例，二审的判决是维持原判吗？方便再展开为我们介绍一下二审的判决内容吗？

答：二审是维持一审判决的，它的观点和一审是一致的，只是对一审的观点做了细化和展开。首先，二审法院认为协议的目的是为了收钱，而不是禁止别人去复制、下载、安装；其次，二审法院认为基于前述目的，他人复制、发行、去除版权标识，甚至是修改，也没有违背前述目的；然后，二审法院由此推知，当初权利人设定限制条件的目的是没有署名就应当付钱，而不是没有署名就不能安装、使用。

（五）问商业秘密委的黄志鹏律师：中美经贸谈判后，在商业秘密的法律方面有比较大的修改。您认为在中国的司法实践中，新的商业秘密法律在调整以后，会有哪些显著的变化？

答：从宏观的角度来看，以前的发展模式是高速度发展，所以大家都在积极地获取商标权、专利权等对世权。但是，实际上从商业或技术的角度来看，对于企业最重要的基础研发以及核心技术，通常都是作为商业秘密来保护的。所以我觉得未来国家会增强对该方面的保护，去打击通过不正当手段窃取商业秘密的行为。此外，现在在北京知识产权法院已经成立了反不正当竞争和反垄断的一个专门的审判庭，从未来发展趋势来看，反不正当竞争法和反垄断法，可能会并入一个业务部门。

此外，黄志鹏律师也对与会的胡律师提出的问题进行了解答，他认为如果有充分的证据证明行为人接触了在前的技术信息的话，即使有研发资料和票据，反向工程的抗辩也是不能成立的。

本次分享会中各位嘉宾律师的分享内容详实、充分，获得了与会律师以及相关从业人士的一致好评。

（以上仅代表与会者自己的观点，并不代表律协观点）

 

供稿人：市律协著作权法律专业委员会