专利侵权诉讼中专利保护范围的确定

作者：北京市炜衡（深圳）律师事务所文道军律师

 

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    在专利侵权诉讼中（专指发明和实用新型专利，以下同），作为原告必须确定所主张保护的权利要求，即专利的保护范围，这是原告的一项重要义务，也是专利侵权诉讼进行下去的前提。恰当地确定专利保护范围是专利权能否得到有效保护的重要环节，也直接影响到案件效果。保护范围确定不当，可能会给侵权诉讼带来很大风险。专利权的保护范围是什么？它对侵权诉讼会产生哪些影响？原告是否可以选择所要保护的权利要求？原告是否可以变更所要保护的权利要求？原告在侵权诉讼中确定专利保护范围应当考虑哪些因素？这些问题就是本文所探讨的话题。

专利侵权诉讼起因于专利权受到侵犯。我们都知道，专利权是专利权人享有的一项重要民事权利，它是由专利权人通过无形的智力创造而产生的一项权利，有别于有形的物权，其权利仅能通过专利文件记载和表现，这些专利文件指的就是专利权人的专利文献所记载的权利要求书和说明书及其附图、摘要等内容。那么是不是所有的这些文件内容就是专利保护范围呢？当然不是。这些文件仅仅是专利权利范围的载体，而专利权的保护范围是从这些文件所记载内容中予以确定的。

目前各国在这个问题上主要有三种不同的观点（或者叫原则），即以德国为代表的“中心限定原则”  和以美国为代表的“周边限定原则”以及现在多数国家所采用的“折衷原则”。所谓的“中心限定”，指权利要求的文字所表达的范围仅仅是专利权保护的最小范围，可以以权利要求书记载的技术方案为中心，通过说明书及其附图的内容全面理解发明创造的整体构思，将保护范围扩大到四周的一定范围。这一原则更有利于保护权利人，但是，却存在着可能会无限扩大保护范围，使专利的保护范围存在无限制性和不确定性。所谓周边限定，指专利权的保护范围严格以权利要求书记载的内容为准，不得作任何的扩大解释。这一原则使得专利保护范围具体明确，这就要求专利申请文件的撰写必须严谨，否则，会很难得到有效保护。因这两项原则本身存在着重大缺陷，已经逐渐被抛弃，包括德国和美国在内的国家也逐渐的在做出改变，趋向于现在被多数国家所采用的“折衷原则”，如在欧洲专利公约第六十九条规定：“一份欧洲专利或者欧洲专利申请的保护范围由权利要求书的内容确定，说明书和附图可以用以解释权利要求。”，实际上已经采用了这一原则。

所谓的折衷原则，其实是上述两个原则的综合和折衷。折衷原则是指专利权的保护范围以权利要求书所记载的实质内容来确定，说明书和附图可以来解释权利要求书。

我国专利法就是采用折衷原则来确定专利保护范围的，如专利法第59条规定：“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求内容。”，这一原则一定程度上弥补了“中心限定原则”和“周边限定原则”的不足，不仅能够相对保证专利权保护范围的确定性，同时也最大限度体现专利权人专利保护的初衷，更有效的保护权利人真正所要保护的权利范围，同时也可以有效的避免一些企图绕过专利保护范围的恶意侵权行为。专利法的这一规定提供了一个确定专利保护范围的原则性的法律依据，该规定虽然将专利的保护范围限定在权利要求书范围内，但是，允许在说明书及附图范围内对权利要求书进行解释。一份专利文件，其权利要求书往往是采用简明扼要的规范性语言描述该专利的技术特征，不同的撰写人其撰写能力是不同的，对于一份技术方案所要保护的内容在权利要求书中的体现程度也会有所不同，甚至有可能会出现多余限定或表述不清等情况，也可能会出现理解上的歧义，所以，就需要更深入的理解专利权利要求所要保护的技术方案，这需要从该专利的发明点和具体的实施案去理解和分析，同时，也可以为适用“等同原则”和“禁止反悔原则”找到依据，以更公正更充分的保护专利权。

根据以上原则和法律规定，我们已经找到了专利权保护范围的大的方向，那就是：权利要求书。但是，在确定保护范围方面，原告要做的工作并没有结束，原告需要进一步的分析和选择确定所要主张保护的权利要求。

众所周知，一份专利文献的权利要求书往往不止一项，有的甚至多达几十项，权利要求书包括独立权利要求和从属权利要求（如果有），独立权利要求是指专利所要保护的必要技术特征，从属权利要求是对独立权利要求的进一步限定，独立权利要求的保护范围比较宽泛（就是我们常说的“上位”），而从属权利要求保护的范围比较狭窄（就是我们常说的“下位”），从常理上来说，选择独立权利要求作为专利保护范围，侵权产品的技术特征落入保护范围（即构成侵权）的可能性更大，这似乎更有利于专利权的保护，所以，对于一般案件，选择独立权利要求作为保护范围是通常的考虑。但是，在选择权利要求的时候，我们千万不能一概而论，因为，有些不规范的专利撰写和专利无效程序是我们不得不考虑的因素，尤其是专利无效程序。在侵权诉讼程序过程中往往会伴随着无效程序。如果出现原告选择作为保护范围的权利要求被无效掉，那么，就可能会给原告的侵权诉讼带来麻烦，甚至可能带来败诉的风险，所以，在选择权利要求的时候一定要慎之再慎！

谈到这，我们会问，我们该如何去选择呢？

要回答这一问题，需要我们先回答以下几个问题：一、在确定专利保护范围（权利要求）上，原告是否有选择权？原告是否有机会变更自己的选择？二、无效程序会对侵权诉讼产生哪些影响？

一、原告是否有权选择所要去保护的权利要求，是否可以变更选择的权利要求？

“最高法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释”第一条规定：“人民法院应当根据权利人主张的权利要求，依据专利法第五十九条第一款的规定确定专利权的保护范围。权利人在一审法庭辩论终结前变更其主张的权利要求的，人民法院应当准许”。

这一规定明确了原告确定保护范围的举证义务，同时，也赋予了原告选择权和“反悔权”。原告可以选择专利权所要保护的权利要求，也可以变更所主张的权利要求，但是，“反悔”是有期限的—一审法庭辩论终结前。

二、无效程序会对侵权诉讼产生哪些影响？

根据我国的审判实践，在专利侵权诉讼过程如果出现无效程序，在被告向国家局提出专利无效请求后，原侵权诉讼程序可能会出现两种可能：法院裁定中止诉讼；法院不中止诉讼，庭审继续进行。

如果诉讼被法院裁定中止，那么，待无效程序结束后，原则上原告可以在一审继续开庭审理辩论终结前变更所主张的权利要求。这种情况下，原告即使最初所主张的权利要求被无效，只要该专利没有全部被无效掉，原告还是可以调整补救的。

如果法院诉讼不中止庭审继续进行，那么，对于原告来说风险就来了。虽然，法院不中止诉讼的理由有可能是认为被告提出无效请求的理由不充分，但是，这不代表着该专利一定不会被宣告无效。我们知道，专利的无效程序不仅涉及到国家专利局的无效行政审理程序，同时还可能涉及到行政诉讼程序，而行政诉讼还可能走完两个审级，整个程序走完需要一个漫长的时间，通常情况下都会超过侵权诉讼一审程序甚至案件结案。这样，可能会出现以下几种情况：

1、专利被维持有效

这种情况对于原告最有利，原告确定权利要求保护范围的自由度最大，可以根据侵权产品技术特征来自由选择所主张的权利要求。

2、专利被全部无效

专利被全部无效，对于原告来说是可能会产生以下三种结果。

（1）如原侵权诉讼审理程序尚未结束，无论案件是在一审还是二审程序，法院都会做出驳回原告诉讼请求的判决；

（2）如果判决（或调解书）已经生效并进入执行程序但尚未执行终结，则法院将终止执行程序；

（3）如果侵权诉讼判决（或调解书）已经生效并履行或执行完毕，在通常情况下，原告会很幸运，因为根据专利法第四十七条的规定“宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。”，专利被宣告无效的决定对已经履行或执行终结的法院的生效法律文书不具有溯极力。但是，这种情况对于原告来说只能是一种侥幸。

3、原告在侵权诉讼中所主张的权利要求部分被维持有效，其他部分被宣告无效；

这种情况下，原告在侵权诉讼中应该是有利的。对于这种情况，如果这个对权利要求的选择不是原告经过深思熟虑作出的较科学的决定，那么我们也只能说是一种侥幸。

4、专利被部分无效，而被无效的部分恰好是原告在侵权诉讼中所主张的权利要求。

这种情况就复杂了，又会出现不同情况：

（1）如果无效决定在一审法庭辩论终结前作出，那么原告还有机会作出变更调整，可以变更主张有效部分权利要求作为保护，当然，这种变更要根据被控侵权产品的技术特征是否也落入变更后所确定的保护范围来判断，这样对于原告来说至少还是有挽回的余地。

（2）如果无效决定发生在一审法庭辩论终结后或在二审程序中，那么，根据最高法院的司法解释规定，一审法庭辩论已经结束，原告是不能再变更权利要求了，此时，法院仅能对此进行调解，如果判决只能对原告在一审所确定的权利要求保护范围内进行裁判，结果可想而知。原告如果认为被告的产品的技术特征也落入被维持有效部分的权利要求保护范围，那么原告只能对其另行起诉。虽然这种情况并不一定造成原告维权失败，但是，对于原告来说也带来相当不必要的麻烦。

我们探讨科学的选择专利的权利要求保护范围，目的是最大限度的赢得侵权诉讼，同时尽量降低诉讼风险，这就要求我们在此多费点心思。我们都知道，我们选择的保护范围越宽，侵权产品技术特征落入专利保护范围的可能性就越大，我们胜诉的机率就越高。而在专利文件中保护范围最宽的就是“独立权利要求”，所以，“独立权利要求”成为诉讼请求保护范围的首选。但是，因为“独立权利要求”范围最宽泛，所以也是最容易被无效的，因此，我们必须要对我们的“独立权利要求”的稳定性具有一定的把握。对于分析判断所选权利要求的稳定性方面，建议主要考虑一下几个因素。

首先是根据专利法第二十六条和专利法实施细则第二十一条第二款的规定来审查“独立权利要求”是否存在缺少“必要技术特征”或者得不到“说明书”的支持的情况。

这种情况最容易被忽略。一般情况下，一项专利文献的权利要求书中所记载的“独立权利要求”都会体现该专利的必要技术特征，也都会得到说明书的支持。但是，在现实中却实实在在的存在着大量专利文件的“独立权利要求”不符合这一要求，因为缺少必要技术特征或得不到说明书的支持而被无效的专利案例也是大量存在的。虽然在无效程序中可以修改权利要求书，但这毕竟是一个无奈之举，更何况在无效程序中想修改权利要求基本上是很难成功的，这必然留下一个很大的隐患。造成这种情况的原因较复杂，可能是申请文件撰写问题，也可能是审查员的疏忽，但其根源还主要在于发明人没有深入了解自己的技术方案或者专利申请文件的撰写人（专利代理人）没有真正理解发明人的技术方案。因此，在确定所主张的权利要求时，还是需要原告对自己的专利技术重新进行仔细分析和理解才能做出正确的判断。

其次，严格审查所选择保护的权利要求的新颖性和创造性。这是无效程序中最常见的因素。在专利的新颖性和创造性问题上，常常会有一种错误的理解，认为专利既然授权，就应当说明该专利具有新颖性和创造性，为什么还要再去审查呢？其实不然。先从专利审查程序来看，我们都知道发明专利是经过实质审查的，而实用新型专利只是形式审查而不进行实审。这就要求我们对于实用新型专利必须进行严格的检索，除国家局所作的检索报告以外，还应当从不同角度在作些严格的检索，因为国家专利局的检索可能会因为检索的角度不同而遗漏掉一些文献，所以，并不能保证万无一失。国家专利局检索符合新颖性和创造性的专利被无效掉的案例也大量存在。即使是稳定性最强的发明专利也是如此，在国家专利局被无效掉的发明专利也比比皆是。

另外，在确定保护范围时，我们不能因一味追求保护范围的最大化而忽略掉“从属权利要求”的作用。在“独立权利要求”被无效的情况下，“从属权利要求”会是我们的救命稻草。我们说“从属权利要求”是对“独立权利要求”的进一步限定，其缩小了专利的保护范围，往往就是这一点使它的作用在侵权诉讼和无效程序中就会显现出来。因为，“从属权利要求”缩小了保护范围，同时，也就增加了该权利要求的稳定性，相对“独立权利要求”来说，它是最不容易被无效的。这也是为什么要在申请文件中增加“从属权利要求”的原因。在这里需要指出的是，专利的新颖性和创造性是针对每项权利要求来说的，而并不是说专利有效就是所有的权利要求都有效，不排除部分权利要求有效，其他部分权利要求无效的可能。也就是说“独立权利要求”无效不等于“从属权利要求”也无效，如果“从属权利要求”有效，仍然可以将维权进行下去。所以，我们在审查判断新颖性和创造性时，不能放弃每一项权利要求，应当对权利要求逐项进行审查判断。

综上，在专利侵权诉讼中，确定作为专利保护范围的权利要求即是原告的义务，也是原告的权利，原告可以选择所要保护的权利要求，也可以在一定期限内变更自己的选择。保护范围选择不当，会给侵权诉讼带来一定的风险，甚至产生不利后果，因此，原告应当科学慎重地选择所要保护的权利要求。